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Die Benutzung einer (zumindest normal kennzeichnungskräftigen) Marke als Bestimmungsangabe ist nur dann zulässig, wenn sie praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten

GZ 17 Ob 19/11k, 19.09.2011

OGH: § 10 Abs 1 Z 1 MSchG (Art 9 Abs 1 lit c GMV) begründet einen Unterlassungsanspruch des Markeninhabers. Die Beklagte wendet dagegen das Vorliegen einer zulässigen Bestimmungsangabe iSv § 10 Abs 3 Z 3 MSchG (Art 12 lit c GMV) ein. Danach kann der Markeninhaber einem Dritten nicht untersagen, die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, zu nutzen; dies jedoch nur dann, wenn die Nutzung notwendig ist und den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

§ 10 Abs 3 MSchG (Art 12 GMV) ist als Ausnahmevorschrift eng auszulegen. Die Benutzung einer (zumindest normal kennzeichnungskräftigen) Marke als Bestimmungsangabe ist nur dann zulässig, wenn sie „praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten“ (EuGH C-228/03, Gillette/LA-Laboratories; 17 Ob 28/08d - Mazda-Logo). Soweit das zutrifft, muss es der Inhaber einer bekannten Marke hinnehmen, dass ein Mitbewerber durch die Verwendung als Bestimmungsangabe faktisch von deren Wertschätzung und Unterscheidungskraft profitiert. Nähme man in diesem Fall Unlauterkeit iSv § 10 Abs 2 MSchG (Art 9 Abs 1 lit c GMV) oder § 10 Abs 3 MSchG (Art 12 GMV) an, so könnte der Inhaber einer bekannten Marke - der in vielen Fällen auch über eine marktbeherrschende Stellung verfügen wird - den Marktzutritt von Mitbewerbern allein unter Berufung auf die Bekanntheit seiner Marke verhindern.

Im vorliegenden Fall ist die Nutzung der Wortmarke der Erstklägerin zweifellos notwendig, da die Beklagte sonst nicht auf die Bestimmung ihrer Ware als Ersatzteil für die Originalzahnbürsten der Klägerinnen hinweisen kann. Das Problem der - regelmäßig unzulässigen - Verwendung einer Bild- oder Wortbildmarke stellt sich nicht. Die konkrete Schriftgröße überschreitet nicht jenes Maß, das erforderlich ist, um das Wahrnehmen der Bestimmungsangabe in einer typischen Verkaufssituation (Hängen der Waren in einem Regal) zu gewährleisten.

Zu prüfen ist allerdings weiters, ob die Benutzung der Marke den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Das ist insbesondere dann nicht der Fall, wenn „sie in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber besteht“ (EuGH C-63/97, BMW; C-228/03, Gillette,).

Für die Beurteilung dieser Frage ist das Verständnis eines Durchschnittsverbrauchers maßgebend. Dieser nimmt auf der strittigen Verpackung zwei Kennzeichen wahr („Oral-B“ und „Dr. Best®“). Beide kennt er iZm Zahnpflegeprodukten. Die Marke der Beklagten („Dr. Best®“) ist durch Alleinstellung und größere Schrift hervorgehoben. Der Durchschnittsverbraucher wird daher annehmen, dass die Wechselköpfe aus einem Unternehmen stammen, das über diese Marke verfügt. Die Wortmarke der Erstklägerin ist demgegenüber etwas kleiner geschrieben und im Zusammenhang eindeutig als Bestimmungsangabe erkennbar. Angesichts des hohen Marktanteils wird der Durchschnittsverbraucher „Oral-B“ zwanglos als Hinweis auf elektrische Zahnbürsten dieser Marke verstehen. Einen Grund für die Annahme, dass die Ersatzteile aus demselben Unternehmen stammten wie das Original oder dass zumindest eine wirtschaftliche Beziehung zwischen den Erzeugern bestehe, hat er jedoch nicht. Denn dem Durchschnittsverbraucher ist aufgrund seiner Erfahrungen mit anderen Ersatzteilen - etwa Druckerpatronen, Staubsaugerbeuteln oder Netzgeräten - bewusst, dass Ersatzteile auch aus einem anderen Unternehmen stammen können als das Original und dass keine wirtschaftliche Beziehung zwischen den beiden Unternehmen bestehen muss. Aus diesem Grund sind Originalersatzteile meist schon aus Marketinggründen eindeutig als solche gekennzeichnet, etwa durch die auffällige Verwendung von Bild- oder Wortbildmarken. Fehlt eine solche Kennzeichnung und liegt daher offenkundig eine bloße Bestimmungsangabe vor, wird der Durchschnittsverbraucher im Regelfall nicht annehmen, dass eine wirtschaftliche Beziehung zwischen dem Hersteller des Ersatzteils und jenem des Originals besteht. Dass bei einem geringen Teil der angesprochenen Kreise Fehlvorstellungen über die Herkunft der Wechselköpfe oder eine wirtschaftliche Beziehung zwischen den Erzeugern entstehen könnten, reicht nicht aus, um Unlauterkeit der - auch in der konkreten Form notwendigen - Bestimmungsangabe annehmen zu können.

Auch die weiteren in der Klage angeführten Gründe für die Unlauterkeit greifen nicht: Dass die Beklagte faktisch von der Wertschätzung und der Unterscheidungskraft der Marke der Erstklägerin profitiert, ist durch die Notwendigkeit von deren Nutzung gedeckt; die drohende Beeinträchtigung der Wertschätzung des Originals wegen Minderwertigkeit des Ersatzteils ist angesichts der diesbezüglichen Negativfeststellung des Rekursgerichts nicht erwiesen. Schon aus diesem Grund muss der markenrechtliche Anspruch scheitern.