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Im Widerspruchsverfahren vor der Rechtsabteilung des Patentamts kann nur der Einwand der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben werden; andere Bedenken gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke können nur von der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts aufgegriffen werden

 
GZ 4 Ob 40/22v, 23.09.2022
 
OGH: Kennzeichen, die keine Unterscheidungskraft haben, sind gem § 4 Abs 1 Z 3 MSchG von der Registrierung als Marke ausgeschlossen. Wurde eine Marke eingetragen, obwohl sie nicht unterscheidungskräftig ist, kann sie gem § 33 iVm § 4 Abs 1 Z 3 MSchG jederzeit amtswegig oder aufgrund eines Löschungsantrags gelöscht werden. Diese Bestimmungen entsprechen inhaltlich Art 4 Abs 1 lit b und Art 45 Abs 3 lit a der Marken-RL (EU) 2015/2436. Nach der Eintragung einer Marke können Inhaber älterer Rechte binnen 3 Monaten gegen die Registrierung Widerspruch erheben und die rückwirkende Löschung erreichen (§§ 29a ff MSchG). Nach der Rsp ist dem Antragsgegner im Widerspruchsverfahren der Einwand verwehrt, dass die ältere Widerspruchsmarke keine Kennzeichnungskraft besitze, daher nicht schutzfähig sei und überhaupt nie hätte eingetragen werden dürfen.
 
Das Widerspruchsverfahren ist als idR schriftliches Eilverfahren ausgestaltet. Deshalb regelt das Gesetz ausdrücklich, dass und wie der Antragsgegner im Widerspruchsverfahren einwenden kann, dass der Antragsteller seine Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend benutzt habe (§ 29 Abs 1 MSchG): Dieser hat dann die Benutzung seiner Widerspruchsmarke zu bescheinigen. Überzeugen die Bescheinigungsmittel den Antragsgegner nicht, hat er binnen 2 Monaten einen Verfallsantrag einzubringen; in diesem Fall ist das Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidung über den Verfall zu unterbrechen (§ 29b Abs 3 MSchG). Andere Einwendungsmöglichkeiten sehen dagegen weder das österreichische MSchG noch die Marken-RL für das Widerspruchsverfahren vor. Der Gesetzgeber schuf damit offenbar bewusst weniger Einwendungsmöglichkeiten als im Löschungsverfahren, wo gem § 30 Abs 5 MSchG der Löschungsantrag auch abzuweisen ist, wenn über entsprechende Einrede des belangten Markeninhabers festgestellt wird, dass die ältere Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke selbst wegen fehlender Unterscheidungskraft, als beschreibendes Zeichen oder als Gattungsbezeichnung gelöscht bzw im Falle einer Unionsmarke für nichtig erklärt werden könnte, und zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Verkehrsgeltung erworben hat (vgl Art 8 lit a Marken-RL). IZm den Widerspruchsverfahren stellt das MSchG vielmehr klar, dass die Erhebung eines Widerspruchs die Möglichkeit, Anträge (etwa wegen fehlender Eintragungsfähigkeit der älteren Marke) an die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts unberührt lässt (§ 29a Abs 6 MSchG) Im Widerspruchsverfahren vor der Rechtsabteilung des Patentamts kann daher nur der Einwand der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben werden; andere Bedenken gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke können - allenfalls aufgrund eines Löschungsantrags des Antragsgegners - nur von der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts aufgegriffen werden.