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Der Inhaber der jüngeren Marke muss behaupten und beweisen, dass dem Inhaber des älteren Zeichens die Benutzung des jüngeren Zeichens bekannt war

 
GZ 4 Ob 118/21p, 25.01.2022
 
OGH: Nach § 31 Abs 1 MSchG kann die Löschung einer Marke begehren, wer nachweist, dass das von ihm für dieselben oder für ähnliche Waren oder Dienstleistungen geführte nichtregistrierte Zeichen bereits zur Zeit der Anmeldung der angefochtenen, seinem nichtregistrierten Zeichen gleichen oder ähnlichen Marke innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen seines Unternehmens gegolten hat, es sei denn, die Marke wurde vom Markeninhaber mindestens ebenso lange unregistriert geführt, wie vom Unternehmen des Antragstellers.
 
Nach § 32 Abs 1 MSchG kann ein Unternehmer die Löschung einer Marke begehren, wenn sein Name, seine Firma oder die besondere Bezeichnung seines Unternehmens oder eine diesen Bezeichnungen ähnliche Bezeichnung ohne seine Zustimmung als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert worden ist (§ 12 MSchG) und wenn die Benutzung der Marke geeignet wäre, im geschäftlichen Verkehr die Gefahr von Verwechslungen mit einem der vorerwähnten Unternehmenskennzeichen des Antragstellers hervorzurufen. Nach § 31 Abs 2 und (gleichlautend) § 32 Abs 2 MSchG ist der Löschungsantrag abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der eingetragenen Marke während eines Zeitraums von 5 aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Dies gilt nur für die Waren und Dienstleistungen, für die die eingetragene Marke benutzt worden ist, und auch nur dann, wenn die Anmeldung der eingetragenen Marke nicht bösgläubig vorgenommen wurde.
 
Nach der Rsp des EuGH hat der nationale Richter folgende notwendige Voraussetzungen für das Ingangsetzen der Frist für die Verwirkung durch Duldung gem Art 9 Abs 1 der RL 2015/2436 (zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken) zu prüfen: 1) die Eintragung der jüngeren Marke im betreffenden Mitgliedstaat, 2) Gutgläubigkeit bei der Anmeldung dieser Marke, 3) die Benutzung der jüngeren Marke durch deren Inhaber in dem Mitgliedstaat, in dem sie eingetragen worden ist und 4) die Kenntnis des Inhabers der älteren Marke von der Eintragung der jüngeren Marke und von deren Benutzung nach ihrer Eintragung. Dem entspricht die Rsp des Senats zu § 9 Abs 5 UWG iVm § 58 MSchG, wonach der Inhaber der jüngeren Marke behaupten und beweisen muss, dass dem Inhaber des älteren Zeichens die Benutzung des jüngeren Zeichens bekannt war.
 
Zufolge der nicht bestrittenen Kenntnis der Marke und auch ihrer Benutzung war hier bei Erhebung des Löschungsbegehrens die Frist nach § 31 Abs 2 bzw § 32 Abs 2 MSchG bereits abgelaufen, was der Antragsgegner vor der Nichtigkeitsabteilung auch ausdrücklich eingewandt und diese als Begründung für die Abweisung des Löschungsantrags angeführt hat.