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Wenn die Vorinstanzen eine Erfindungshöhe im Hinblick auf die mit dem Klagspatent verbundene (im Verhältnis zum Vorpatent nur unwesentliche) Verminderung der Injektionen um ca zwei pro Monat verneint haben, weil das Dosierschema des Klagspatents jedenfalls nahe zum Dosierschema des Vorpatents liege, das bereits im Stand der Technik nachgewiesen sei, liegt darin jedenfalls keine im Rahmen des § 528 Abs 1 ZPO aufzugreifende Fehlbeurteilung, zumal die Vorinstanzen beim Klagspatent damit eine überraschende Aufgabenlösung bzw einen unerwarteten Effekt jedenfalls vertretbar abgelehnt haben

 
GZ 4 Ob 228/18k, 20.12.2018
 
OGH: Ein Patent ist für nichtig zu erklären, wenn der Anspruch nicht patentierbar war. Eine Erfindung gilt nach dem zu § 1 Abs 1 PatG sinngleichen Art 56 EPÜ als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dies ist nicht schon dann der Fall, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr hätte gelangen können, sondern erst dann, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte. Dieser (vom Europäischen Patentamt als „could/would-approach“) bezeichnete Ansatz kann insbesondere anhand des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes geprüft werden, der sich in folgende drei Phasen gliedert: 1. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik, 2. Bestimmung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe und 3. Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.
 
Ob eine Erfindung nach diesen Grundsätzen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage. Sie ist aber in erster Linie von Tatfragen abhängig, nämlich insoweit, als es auf das Fachwissen ankommt, über das der Durchschnittsfachmann auf dem betreffenden Gebiet verfügt. Die Vorfrage der Gültigkeit oder Wirksamkeit des Klagspatents kann nur dann geprüft werden, wenn dies aufgrund der angebotenen Gegenbescheinigungsmittel mit den Mitteln des Provisorialverfahrens möglich ist. Ob diese ausreichen, einen bestimmten Sachverhalt als bescheinigt annehmen zu können, ist eine Frage der – in dritter Instanz nicht mehr überprüfbaren – Beweiswürdigung der Tatsacheninstanzen.
 
Aufbauend auf dem bescheinigten Sachverhalt haben die Vorinstanzen die Gültigkeit des Klagspatents vertretbar verneint. Im vorliegenden Fall haben sich die – in Senaten mit einem fachmännischen Laienrichter entscheidenden – Vorinstanzen ausreichend mit den ihnen vorliegenden Bescheinigungsmitteln auseinandergesetzt und sind auf dieser Grundlage zum nachvollziehbaren Ergebnis gekommen, dass die strittigen Ansprüche des Klagepatents mangels Erfindungshöhe nichtig seien.
 
Selbst bei Bejahung der Patentierbarkeit einer reinen Dosierungsempfehlung wäre für die Klägerin somit nichts gewonnen.
 
Die Klägerin stützt die Patentierbarkeit im Wesentlichen auf den Umstand, dass das Klagspatent eine dreimalige Verabreichung von 40 mg/ml alle sieben Tage vorsieht.
 
Bereits in der als Vorveröffentlichung angeführten Patentanmeldung („Vorpatent“) ist eine Dosierung im annähernd gleichen Ausmaß wie im Klagspatent, allerdings an jedem zweiten Tag festgehalten. Diese Patentanmeldung sieht bereits eine Behandlung mit einem Dosierschema durch periodisch wiederkehrende subkutane Injektionen vor. Nach dem bescheinigten Sachverhalt bestand schon 2008 „besonderes Interesse an alternativen Dosierungen, da die tägliche Injektion eine Herausforderung an die Compliance bei Langzeitbehandlungen darstelle“.
 
Wenn die Vorinstanzen eine Erfindungshöhe im Hinblick auf die mit dem Klagspatent verbundene (im Verhältnis zum Vorpatent nur unwesentliche) Verminderung der Injektionen um ca zwei pro Monat verneint haben, weil das Dosierschema des Klagspatents jedenfalls nahe zum Dosierschema des Vorpatents liege, das bereits im Stand der Technik nachgewiesen sei, liegt darin jedenfalls keine im Rahmen des § 528 Abs 1 ZPO aufzugreifende Fehlbeurteilung, zumal die Vorinstanzen beim Klagspatent damit eine überraschende Aufgabenlösung bzw einen unerwarteten Effekt jedenfalls vertretbar abgelehnt haben.
 
Der OGH orientiert sich auch im Patentverletzungsverfahren an der Spruchpraxis des EPA. Die Entscheidung vom 19. 2. 2010 der Großen Beschwerdekammer des EPA zu G 2/08, auf die das Rekursgericht Bezug nahm, führte aus, dass sich die Definition der Dosierungsanleitung im Anspruch nicht nur dem Wortlaut nach vom Stand der Technik unterscheiden müsse, sondern auch eine andere technische Lehre widerspiegeln müsse, ob etwa die in dem Anspruch definierte Dosierungsanleitung gegenüber dem bekannten Stand der Technik nachweislich eine besondere technische Wirkung hervorgebracht hat.
 
Das Rekursgericht verneinte die auf die Dosierung gestützte erfinderische Tätigkeit auch mit dem Hinweis, dass sich die Klägerin auf besondere zusätzliche technische oder therapeutische Wirkungen, Eigenschaften oder Effekte bei der Anwendung des Dosierschemas gar nicht berufen habe.
 
Auch unter Berücksichtigung dieses Umstands kann in der Beurteilung der Vorinstanzen, dass es den klägerischen Ansprüchen an der Patentierbarkeit fehle, weil es an einer erfinderischen Tätigkeit mangle, keine vom OGH aufzugreifende Fehlbeurteilung erkannt werden.
 
Mit der angefochtenen Entscheidung ist das Rekursgericht auch nicht von der Rsp des Senats zur Technizität abgewichen, weil es die Technizität im Anlassfall beim Klagspatent weder geprüft noch verneint, sondern nur damit argumentiert hat, dass im Vergleich zum bekannten Stand der Technik eine besondere (gemeint: zusätzliche) technische Wirkung weder behauptet noch nachgewiesen wurde.