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Es ist unzulässig, eine Klage wegen der Verletzung einer Unionsmarke wegen bösgläubiger Anmeldung der Marke abzuweisen, ohne dass das Gericht der auf denselben Nichtigkeitsgrund gestützten Widerklage des Beklagten stattgegeben hat

 
GZ 4 Ob 217/17s, 21.12.2017
 
OGH: Der Senat hat mit Beschluss vom 12. 7. 2016 zu AZ 4 Ob 223/15w das Verfahren unterbrochen und dem EuGH folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
 
1. Darf eine Klage wegen Verletzung einer Unionsmarke (Art 96 lit a VO [EG] 207/2009 idF VO [EU] 2015/2424) aufgrund des Einwands der böswilligen Markenrechtsanmeldung (Art 52 Abs 1 lit b VO [EG] 207/2009 idF VO [EU] 2015/2424) abgewiesen werden, wenn der Beklagte zwar eine damit begründete Widerklage auf Nichtigerklärung der Unionsmarke erhoben (Art 99 Abs 1 VO [EG] 207/2009 idF VO [EU] 2015/2424), das Gericht über diese Widerklage aber noch nicht entschieden hat?
 
2. Wenn nein: Darf das Gericht die Verletzungsklage aufgrund des Einwands der böswilligen Markenrechtsanmeldung abweisen, wenn es zumindest zugleich der Widerklage auf Nichtigerklärung stattgibt, oder hat es mit der Entscheidung über die Verletzungsklage jedenfalls bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Widerklage zuzuwarten?
 
 
Der EuGH hat die Vorlagefragen im Urteil vom 19. 10. 2017, C-425/16, wie folgt beantwortet:
 
1. Art 99 Abs 1 der Verordnung (EG) Nr 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke ist dahin auszulegen, dass eine bei einem Unionsmarkengericht nach Art 96 lit a dieser Verordnung erhobene Verletzungsklage wegen eines absoluten Nichtigkeitsgrundes wie des in Art 52 Abs 1 lit b der Verordnung vorgesehenen nicht abgewiesen werden darf, ohne dass dieses Gericht der vom Beklagten des Verletzungsverfahrens gem Art 100 Abs 1 der Verordnung erhobenen und auf denselben Nichtigkeitsgrund gestützten Widerklage auf Nichtigerklärung stattgegeben hat.
 
2. Die Verordnung Nr 207/2009 ist dahin auszulegen, dass sie es nicht verbietet, dass das Unionsmarkengericht die Verletzungsklage nach Art 96 lit a dieser Verordnung wegen eines absoluten Nichtigkeitsgrundes wie des in Art 52 Abs 1 lit b der Verordnung vorgesehenen abweisen darf, obwohl die Entscheidung über die gem Art 100 Abs 1 der Verordnung erhobene und auf denselben Nichtigkeitsgrund gestützte Widerklage auf Nichtigerklärung nicht rechtskräftig ist.
 
 
Somit ist es (auch) nach den Ausführungen des EuGH unzulässig, eine Klage wegen der Verletzung einer Unionsmarke wegen bösgläubiger Anmeldung der Marke abzuweisen, ohne dass das Gericht der auf denselben Nichtigkeitsgrund gestützten Widerklage des Beklagten stattgegeben hat.
 
Nach Ansicht des EuGH enthält die UMV weder eine Regelung, die verlangen würde, dass die Entscheidung, mit der der Widerklage auf Nichtigerklärung stattgegeben wurde, rechtskräftig sein muss, damit das Unionsmarkengericht die Verletzungsklage abweisen kann, noch eine Regelung, die es diesem Gericht untersagen würde, abzuwarten, bis die Entscheidung, mit der der Widerklage auf Nichtigerklärung stattgegeben wurde, rechtskräftig geworden ist, um die Verletzungsklage abzuweisen (EuGH C-425/16 Rz 38). Um die Beeinträchtigung der Einheitlichkeit der Unionsmarke durch allenfalls widersprüchliche Entscheidungen hintanzuhalten, erscheint es im Anlassfall sinnvoll, die rechtskräftige Erledigung des Verfahrens über die Widerklage abzuwarten. Es war deshalb auszusprechen, dass das Revisionsverfahren aus diesem Grund unterbrochen bleibt.