Home

Im nur Österreich betreffenden Verletzungsstreit über eine Gemeinschaftsmarke ist der Einwand älterer nationaler Markenrechte auch dann zulässig, wenn diese Markenrechte nur in einem anderen Mitgliedsstaat bestehen

 
GZ 4 Ob 183/15p, 27.01.2016
 
OGH: Die Beklagte beruft sich auf die Priorität ihrer deutschen für Bier registrierten Marke. Sie erhebt damit in der Sache den Einwand, dass die Gemeinschaftsmarke wegen eines älteren Rechts der Beklagten für nichtig erklärt werden könnte (Art 99 Abs 3 GMV). Dieser Einwand ist auch im Sicherungsverfahren zulässig.
 
Ob ein älteres Recht vorliegt, ist nach Art 8 GMV zu prüfen. Die Beklagte beruft sich auf die Priorität ihrer deutschen Marke „Duff Beer“, angemeldet am 12. Jänner 1999, registriert am 8. Juni 1999. Das Berufungsgericht geht offensichtlich von der Zulässigkeit des Einwands des älteren Rechts im Sicherungsverfahren aus, verwirft diesen Einwand aber mit der Begründung, nur bessere Rechte mit Wirkung für das Inland böten eine taugliche Grundlage einer Einrede. Die von der Beklagten ins Treffen geführte deutsche Marke entfalte in Österreich keine Wirkungen; die Klägerin begehre aber die Unterlassung von Verletzungshandlungen gegen die Gemeinschaftsmarke nur für Österreich.
 
Aus der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke und daraus, dass der Einwand des älteren Rechts sich nicht gegen die möglicherweise geografisch beschränkten Ansprüche als solche wendet, sondern darauf abzielt, dass die Gemeinschaftsmarke wegen eines älteren Rechts für nichtig erklärt werden könnte, folgt, dass der Verletzungsklage im Wege des Einwands nach Art 99 Abs 3 GMV gleichwohl ein älteres Recht entgegen gehalten werden kann, das nicht in dem von der Verletzungsklage einbezogenen Mitgliedstaat belegen ist.
 
Das Einheitlichkeitsprinzip der GMV verlangt, dass die Gemeinschaftsmarke ein in allen Mitgliedstaaten geltendes Recht ist, dem als relatives Eintragungshindernis alle älteren nationalen Marken und sonstigen Kennzeichenrechte von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung entgegengehalten werden können. Die Durchsetzbarkeit der Rechte aus der Gemeinschaftsmarke hängt davon ab, dass solche älteren nationalen Rechte nicht entgegengehalten werden können. Diesem allgemeinen Grundsatz muss auch in einem Verletzungsverfahren vor einem nach Art 93 Abs 5 GMV international zuständigen Gericht Rechnung getragen werden. Ein Gemeinschaftsmarkengericht mit nach Art 94 Abs 2 GMV territorial beschränkter Kompetenz muss deswegen auf entsprechenden Nichtigkeitseinwand auch die Wirkungen älterer Rechte anderer Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaftsmarke prüfen.
 
Dass die ältere deutsche Marke auch den nur für Österreich auf die jüngere Gemeinschaftsmarke gestützten Unterlassungsansprüchen entgegen gehalten werden kann, steht die Möglichkeit der Umwandlung in eine nationale Marke iSd Art 112 Abs 1 GMV nicht entgegen. Die ältere deutsche Marke stünde zwar der neuen österreichischen nicht entgegen (e contrario Art 112 Abs 2 lit b GMV), die anstelle der für nichtig erklärten Gemeinschaftsmarke über Antrag der Klägerin einzutragende österreichische Marke hätte gem Art 112 Abs 3 GMV auch die Priorität der Gemeinschaftsmarke, die österreichische Marke entstünde aber nicht rückwirkend wie die mit Wirkung ex tunc für nichtig erklärte Gemeinschaftsmarke, sondern gem § 2 Abs 1 MSchG erst mit ihrer Registrierung. Selbst wenn die Gemeinschaftsmarke und die im Wege der Umwandlung entstandene nationale Marke als dasselbe materielle Schutzrecht anzusehen sein sollten, entsteht das nach Löschung der Eintragung der Gemeinschaftsmarke allein noch in Betracht kommende Schutzrecht aus der nationalen Marke erst durch die Eintragung dieser Marke.
 
Da die klägerische Gemeinschaftsmarke aufgrund der prioritätsälteren deutschen Marke der Beklagten mit Wirkung ex tunc für nichtig erklärt werden könnte, vermag sie die erhobenen Unterlassungsansprüche nicht zu tragen. Die Ansprüche können auch nicht auf die allenfalls an ihre Stelle tretende, aber erst auf Antrag der Klägerin in der Zukunft einzutragende und daher noch nicht wirksame österreichische Marke gestützt werden.
 
Auf gegenüber der deutschen Marke der Beklagten prioritätsältere Kennzeichen- oder Urheberrechte hat sich die Klägerin im erstinstanzlichen Verfahren nicht gestützt. Auf darauf allenfalls ableitbare Konsequenzen zur Widerlegung des von der Beklagten erhobenen Einwands des älteren Rechts, etwa iSd Ausführungen des Rekursgerichts und der darauf aufbauenden Überlegungen der Revisionsrekurswerberin ist daher nicht einzugehen.
 
Da die Beklagte bereits mit dem Einwand des Bestehens eines älteren Rechts iSd Art 99 Abs 3 GMV die von der Klägerin auf ihre Gemeinschaftsmarke gestützten Ansprüche erfolgreich abwehren kann, braucht auf die weiteren von den Vorinstanzen abgelehnten, von der Beklagten aber auch in dritter Instanz weiter verfolgten Einwendungen gegen das klägerische Sicherungsbegehren nicht eingegangen zu werden.